案说海外| 美国篇? MLB v. SNOD商标放弃问题

作者:郭楠   发布时间:2023-12-22

一、

案件事实

 

上诉人(一审原告):Major League Baseball Properties, Inc.

被上诉人(一审被告):Sed Non Olet Denarius, Ltd.

审理法院:美国纽约南区地区法院

审理结果:SNOD对商标的使用并不构成商标侵权

 

1958年,布鲁克林道奇队(Brooklyn Dodgers)的美国职业棒球大联盟(MLB)特许经营权从布鲁克林迁至洛杉矶,成为洛杉矶道奇队(Los Angeles Dodgers)。MLB Properties, Inc.(原告)对洛杉矶道奇队的商标“Brooklyn Dodgers”拥有独家控制权。从1958年到1981年,洛杉矶道奇队只在球队具有历史意义的活动中使用该商标,例如在球场的“Old Timer’s Day”。在这一时期,洛杉矶道奇队没有对该商标进行商业性使用。1981年,洛杉矶道奇队开始在其销售的服装和其他物品上使用该商标。1988年,Sed Non Olet Denarius, Ltd.(SNOD)(被告)开始在服装和一些物品上使用该商标,其在布鲁克林开设了一家名为“The Brooklyn Dodger Sports Bar and Restaurant”的餐馆,该餐厅的标志与布鲁克林道奇队的商标几乎完全相同。洛杉矶道奇队提起了商标侵权诉讼,SNOD以洛杉矶道奇队放弃(abandonment)了该商标进行抗辩。

 

二、

法律标准

 

根据《兰哈姆法》,如果联邦注册商标已经停止使用并且商标所有人有意不再恢复使用,那么该商标将被视为被放弃。商标权是通过使用获得和维护的,如果商标被放弃或广泛使用以致不再具有显著性,则商标权可能会丧失产品单一来源的标识功能。因此,如果商标被放弃,联邦注册商标可能会被取消。放弃是对商标侵权的积极抗辩,证明放弃的责任在寻求撤销注册商标的一方。

 

《兰哈姆法》中规定“连续两年未使用应视为商标放弃的初步证据”,初步证据确凿的放弃会将举证责任转移给商标所有人,由其解释未使用的原因或证明存在恢复使用的意图。

 

本案中,原告在1958年至1981年期间,没有对“Brooklyn Dodgers”商标进行任何商业使用,构成对该商标的放弃。此外,尽管不影响商标的整体商业印象的微小变化,不构成放弃,但是原告将“布鲁克林道奇队”改为“洛杉矶道奇队”并非小事,它涉及影响公众对商标和球队看法的基本要素,且在改名之后原告也并未同时使用“Los Angeles Dodgers”和“Brooklyn Dodgers”商标,仅是将“Los Angeles Dodgers”商标用作体育队的名称。

 

商标放弃的初步证据成立后,商标所有人必须承担举证责任,证明有意恢复使用该商标。本案中,原告也没有以任何方式表明他们打算在1958年后的两年内或随后的四分之一个世纪的任何时间恢复对“Brooklyn Dodgers”商标的使用,即原告并未打算使用或恢复使用“Brooklyn Dodgers”商标。

 

三、

法院判决

 

本案中,原告在1958年至1981年期间停止对“Brooklyn Dodgers”商标的商业使用,并且也没提出任何证据表明他们由恢复使用该商标的意图,构成了对该商标的放弃。因此,SNOD对该商标的使用并不构成商标侵权。

 

四、

典型意义

 

商标放弃是美国商标法中法定的撤销事由之一,有两种情况可以视为商标放弃,(1)商标已停止使用并且不再有恢复使用的意图;(2)因商标所有人的作为和不作为,导致商标成为其应用的商品、服务或相关商品、服务的通用名称,或者丧失其作为商标的意义。

 

本案中涉及上述第(1)种情况,其中需要注意的是,在现行法律下,连续三年未使用构成商标放弃的初步证据,商标的“使用”指在日常商业活动中对商标的真实使用,而不只是为了保留商标的权利。