案说海外| 美国篇? KP v. Lasting合理使用抗辩问题
作者:郭楠 发布时间:2022-12-29
一、
案件事实
上诉人(一审原告):KP Permanent Make-Up, Inc.
被上诉人(一审被告):Lasting Impression I, Inc.
审理法院:美国最高法院
审理结果:涉诉的商标侵权人对于商标产生的混淆不负有举证责任
1990年,KP Permanent Make-Up, Inc.开始在销售其持久性化妆品产品时使用“micro color”一词。Lasting Impression I, Inc.于1993年在美国专利商标局获得“Micro Color”商标注册,并于1999年取得了无可争辩性权利(incontestable)。
KP公司对Lasting公司提起诉讼,要求作出宣告性判决,认定其对“micro color”的使用不属于侵权行为。Lasting提出了商标侵权的反诉,KP以合理使用为由进行了抗辩。地区法院在认定Lasting承认KP仅将该词用于描述其商品而非作为商标使用之后,认为KP的行为是公平和善意的,因为无可争议的事实表明,KP在Lasting将“micro color”一词作为商标使用之前就已持续使用该词,而地区法院在得出此结论时并未考虑此种做法是否可能会引起混淆。
在上诉中,上诉法院认为地区法院在处理合理使用抗辩时没有考虑消费者可能对商品来源产生混淆的问题,这是错误的。上诉法院认为在消费者可能产生混淆的情况下,任何使用都不能被认定为合理使用,并推翻了地区法院的判决。
KP上诉至最高法院。
二、
法律标准
根据《兰哈姆法案》规定,注册商标的所有人,不论其权利是否无可争辩,均有权对在商业活动中使用仿冒注册商标的人提起民事诉讼,当这种使用可能导致混淆、错误或欺骗时。尽管无可争辩的注册被视为是“关于注册人在商业上使用该商标的专有权的确凿证据”,指控侵权的一方仍需要证明被控侵权方的实际做法很可能会使消费者对涉及的商品或服务的来源产生混淆。
而在《兰哈姆法案》中规定合理使用抗辩的要素时,并未提及混淆的可能性。也就是说,即便是依据无可争辩性的注册,指控侵权的一方仍负有证明混淆的可能性(即侵权)的责任,而声称合理使用抗辩的控侵权方并没有举证责任,去否定涉诉的做法有可能使消费者对受影响的商品或服务的来源产生混淆。换句话说,即使存在某种程度的消费者混淆,合理使用仍然可以存在。
美国国会在商标法中关于侵权的规定中特别加入了针对混淆可能性举证责任条款,但在合理使用抗辩法规中却对此没有提及。如果国会在一项法规的某一章节中使用了特定的语言,但在同一法案的另一章节中却将其省略,则通常可以推定国会是有意和有目的地将其纳入或排除。
综上,最高法院认为混淆可能性的举证责任在于原告,而合理使用的被告并不需要证明混淆的不可能性,一定程度的消费者混淆可能性与合理使用是相容的。
三、
法院判决
在本案中,第九巡回法院错误地要求KP证明其对该商标的使用没有造成混淆的可能性。第九巡回法院的判决被撤销,该案被发回重审。
四、
典型意义
在商标侵权诉讼中,混淆的可能性与合理使用是兼容的,也就是说,即使存在某种程度的消费者混淆,合理使用仍然可以存在。因此,原告并不能以存在混淆可能性的风险来否定被告的合理使用抗辩,也不能免除自己对混淆可能性的举证责任,而被告在合理使用抗辩中并不负有证明不存在混淆可能性的责任。