一、

案件事实

上诉人（一审原告）：Marketquest Group, Inc.

被上诉人（一审被告）：Bic Corp.

审理法院：美国联邦第九巡回上诉法院

审理结果：提出合理使用抗辩理由的商标侵权案件不宜采用即决判决

Marketquest Group, Inc.生产和销售促销产品，其拥有“All-in-One”和“The Write Choice”的商标。Bic Corp.在2009年收购了促销产品公司Norwood，Bic和Norwood在多个场合使用“All-in-One”这一短语，如Norwood在其出版的2011年促销产品目录的封面和目录中使用“All-in-One”这一短语，BIC在其钢笔的广告和包装上使用了“The Write Pen Choice for Thirty Years”这一短语。

Marketquest以商标侵权为由起诉Bic，双方都提出了即决判决的动议。地区法院批准了Bic的即决判决动议，认为Bic对两个商标的商标侵权索赔进行了合理使用（fair use）抗辩。Marketquest不服，提出上诉。

二、

法律标准

本案的争议焦点之一在于地区法院基于Bic使用“All-in-One”的合理使用抗辩作出了有利于Bic的即决判决，地区法院作出即决判决的做法是否正确。

美国《商标法》第1115(b)(4)条规定了合理使用的一种典型情况——由描述性词语组成的商标，作为对商标侵权诉讼的肯定性抗辩，合理使用抗辩要求被告证明：（1）该术语并非是作为商标使用的；（2）该术语是被用于描述其商品的；（3）该术语是善意使用的。被告是否确立了这些要素是需要进行事实认定的重大问题，这取决于案件的具体事实情况。

上诉法院指出，尽管在商标案件中可以对合理使用抗辩做出即决判决，但是总体上不赞成即决判决，这是由于是否适用合理使用抗辩往往取决于争议的具体事实，在这种情况下，采用即决判决有可能忽略商标纠纷的具体事实。

三、

法院判决

本案中，如果要成功证明合理使用，Bic必须证明它并未将这些术语作为商标使用，这些使用是对所提供的商品或服务的描述，且该使用是出于善意的。这些要素中的每一个都存在着实质性的事实问题。根据所提供的证据，陪审团成员有可能判定这些术语实际上是作为商标使用的，或这些使用不是用来描述被告的商品或服务的。Bic在收购Marketquest的一个竞争对手后使用了不止一个而是两个Marketquest的商标，也有可能得出Bic的行为是出于恶意的推论。

因此，上诉法院认为本案中合理使用抗辩要素存在实质性的事实问题，不能使用即决判决，地区法院的即决判决被推翻，该案被发回重审。

四、

典型意义

描述性合理使用可以作为商标侵权的抗辩。所谓的描述性合理使用，是将商标用语当成描述自己产品服务的名称、形状、质量、性质、用途、产地或其他有关商品或服务本身的说明，而非作为商标使用。在以此作为抗辩时，被诉侵权方需要证明（1）该术语并非是作为商标使用的；（2）该术语是被用于描述其商品的；（3）该术语是善意使用的。

此外，本案中法院还明确了对于合理使用抗辩问题，尽管可以采用即决判决，但一般因存在事实问题而不宜采用。